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지식 재산권 침해에 대한 무역위원회 소송 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 지식 재산권 침해에 대한 무역위원회 (International Trade Commission) 소송에 대해서 설명해 주세요. ▶답= 일반적으로 특허, 상표, 저작권, 영업기밀 등 지식 재산권 침해 소송은 법원을 통해서 진행됩니다. 그러나 법원 소송이 오랜 시간이 소요될 수 있기 때문에 신속한 진행을 위해 무역위원회 소송을 고려해 볼 수 있습니다. 무역위원회 소송을 통한 지식 재산권 침해 소송은 대체로 1년에서 1.5년 정도 소요됩니다. 소장을 제출한 후 보통 30일 이내에 무역위원회에서 조사 개시 여부를 결정합니다. 조사 개시 결정이 내려지면 판사와 staff attorney가 배정되어 소송이 진행되며 증거 개시와 청문회 이후에 판사가 예비 결정을 내리고 이후 무역위원회에서 최종 결정을 내립니다. 이 결정에 대해서 대통령은 거부권을 행사할 수 있습니다. 법원 소송과 달리 무역위원회 소송에서 취할 수 있는 조치는 수입금지 조치나 판매 금지 명령으로 제한되며 손해배상액을 책정하지는 않습니다. 무역위원회 소송의 장점은 소송이 비교적 신속하게 진행되고, 무역위원회가 지식 재산권 법에 대한 전문성이 높으며 특허침해 소송의 경우 복잡한 기술에 대한 이해도가 높다는 점입니다. 또한 법원 소송의 경우 소환장과 소장의 피고에 대한 서비스를 원고가 직접 처리해야 하며, 해외에 위치한 피고에 대한 서비스에 어려움이 있을 수 있습니다. 반면에 무역위원회 소송에서는 무역위원회에서 직접 서비스를 처리하는 장점이 있습니다. 그리고 무역위원회 소송에서는 좀 더 넓은 범위의 피고들을 하나의 소송으로 진행할 수 있습니다. 그러나 무역위원회 소송에서는 'domestic industry' 요건이 충족되어야만 소송이 진행될 수 있습니다. 단순히 지식 재산권을 가지고 있다는 것만으로는 부족하며 지식 재산권과 관련하여 보호되어야 할 국내 산업이 존재한다는 것을 증명해야 합니다. 따라서 지식 재산권 침해가 발생하였을 때, 법원 소송뿐 아니라 무역위원회 소송도 고려하여 전체적인 소송 전략을 수립할 필요가 있습니다. ▶문의: (213) 387-3630 채희동 변호사미국 무역위원회 특허침해 소송 무역위원회 소송 지식 재산권

지식 재산권의 소유권자 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허, 상표, 저작권 등의 지식 재산권은 누구에게 소유권이 있나요? ▶답= 특허의 경우, 일반적으로 특허 소유권은 처음으로 발명한 사람에게 귀속된다고 간주되며, 이 발명자는 자유롭게 특허를 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 발명이 회사의 자원이나 시설을 이용해 직무범위 내에서 이루어진 경우, 해당 특허는 회사에 속할 수도 있습니다. 반면에, 회사의 자원이나 시설, 비밀 정보 등을 사용하지 않고 개인 시간에 발명했다면, 그 특허는 회사에 귀속되지 않을 수 있습니다. 특허법은 연방법이지만, 특허의 소유권의 판단은 주법을 따르므로, 적용되는 주법에 따라 직원의 발명이나 외부인 고용을 통한 발명에 대한 소유권을 명확히 하기 위해서는 적용되는 주법에 따라 적절한 계약서를 체결해 놓는 것이 중요합니다. 상표권의 경우, 최초의 상표권자는 상표를 고안하거나 채택하여, 제품이나 서비스와 관련하여 상표를 사용한 자입니다. 상표권자는 상표권을 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 상표 사용에 여러 개인이나 회사들이 관여하는 경우, 상표권이 누구에게 있는지에 대한 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 상표가 사용되는 제품이나 서비스의 성질이나 품질 관리에 대한 통제를 누가 하고 있는지를 통해 상표권자를 판단합니다. 분쟁을 줄이기 위해서는 이 통제권이 누구에게 있는지 명확하게 하는 것이 좋으며, 통제권이 잘 유지되어야 상표권자의 지위를 유지할 수 있습니다. 저작권의 경우, 일반적으로 저작물을 창작한 저작자에서 최초의 소유권이 있으며, 저작자는 저작물에 대한 저작권을 자유롭게 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 직원이 직무와 관련하여 저작물을 창작한 경우 (work made for hire), 회사가 저작자로 간주되어 회사에 최초의 소유권이 귀속됩니다. 직원이 아닌 창작자가 회사로부터 보상을 받아 저작물을 창작한 경우에는 work made for hire 계약이나 양도계약을 통해 회사의 소유권을 확보할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 회사는 라이선스만 부여받은 것으로 간주될 수 있습니다. 비즈니스 운영에서는 특허, 상표, 저작권 등의 권리를 잘 확보하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 권리가 잘 확보될 수 있도록 관련 법을 잘 이해하고, 필요한 계약 서류를 체결해 놓는 것이 필요합니다. 또한 문제가 발생한 경우 적절한 시기 내에 법적 조치를 취하는 것이 중요합니다. ▶문의: (213) 387-3630 채희동 변호사미국 소유권자 특허 상표 특허 소유권 지식 재산권

지식 재산권 각각에 대해서 권리기간은 어떻게 되나요? [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 지식 재산권 각각에 대해서 권리기간은 어떻게 되나요? ▶답= 지식 재산권에는 크게 특허, 상표, 저작권, 영업 비밀 등이 있으며 각각의 권리 발생 기준이 있으며 권리 유지를 위해 필요한 조치들이 있습니다. 특허의 경우는 특허청으로부터 특허를 등록받은 날짜부터 권리가 발생하고, 상표의 경우는 상표 사용을 시작하거나 상표 출원일부터 권리가 발생하며, 저작권의 경우는 창작물을 만들어낸 순간부터 권리가 발생하게 됩니다. 특허의 존속기간은 기능 특허의 경우, 특허 출원일로부터 20년이며, 특허 등록 유지를 위해 등록일로부터 3.5년 차, 7.5년 차 및 11.5년 차에 연차료를 납부하여야 합니다. 디자인 특허의 존속 기간은 등록일로부터 15년이며, 별도의 연차료는 없습니다. 존속 기간이 만료되거나 특허 등록이 취소되었을 경우 해당 특허의 기술이나 디자인은 누구나 사용할 수 있습니다. 상표의 경우 상표를 지속적으로 사용함으로써 권리를 유지할 수 있고, 상표를 포기하거나 장기간 사용하지 않았을 때 권리를 상실할 수 있습니다. 상표등록 유지를 위해서는 등록일로부터 5년과 6년 사이에 사용 선언서를 제출하여야 하며, 필요한 경우 유효성 증명을 보임으로써 상표 등록 취소가 어려운 좀 더 강력한 상표로 만들 수 있습니다. 상표 등록의 존속 기간은 등록일이나 갱신일로부터 10년이며, 지속적으로 갱신함으로써 잠재적으로 영구히 상표 등록을 유지할 수 있습니다. 저작권의 보호 기간은 1978년 이후 창작물의 경우, 창작자의 사후 70년까지이며, 직무 저작물의 경우는 최초 출판 후 95년 또는 창작일로부터 120년 중에서 짧은 기간입니다. 보호기간 만료 후에는 창작물을 누구나 사용할 수 있게 되지만, 상표권, publicity right 등 다른 권리로 보호되는 부분은 없는지 유의해야 합니다. 영업 비밀은 시장에서 경쟁 우위를 가능하게 하는 경제적 가치가 있는 기밀사항으로 제조법, 레시피, R&D 정보, 노하우, 마케팅 전략, 고객 리스트 등이 있으며, 권리로서 인정받기 위해서는 기밀을 유지하기 위해 합리적이고 적절한 조치들을 취해야 합니다. 영업 비밀권이 인정되면 부적절한 방법으로 이를 획득한 경쟁사나 기밀을 누출한 직원 등에 대해서 법적 조치를 취할 수 있습니다. 또한, 기밀을 잘 유지하고 제삼자가 독자적으로 만들어내지 않는 한 잠재적으로 영구히 영업 비밀 권리가 지속될 수 있습니다. ▶문의: 213)387-3630 채희동 변호사미국 권리기간 특허 상표 지식 재산권 상표 사용

[지식 재산권] 상표의 본 등록과 보조 등록

상표는 한 소유권자의 상품 출처를 다른 사람의 상품과 구별하는 단어, 문구, 기호 또는 디자인입니다. 서비스마크는 제품이 아닌 서비스의 출처를 식별하고 구별한다는 점을 제외하고는 상표와 동일합니다. 미국 상표 등록은 본 등록(Principal Registry)과 보조 등록(Supplemental Registry)의 두 가지가 있습니다. 간단히 비교하자면 본 등록은 고유한 상표가 등록된 표준 레지스트리이고 보조 등록은 설명적이거나 지역명이 포함되었거나 상품의 겉모양을 상표로 등록하는 등 상표의 기능이 약하다고 여겨지는 상표가 등록되는 보조 레지스트리입니다. 보조 등록으로 등록된 상표는 이차적 의미(Secondary Meaning)가 입증될 수 있으면 본 등록에 재출원하여 등록될 수 있습니다. 이차적 의미는 시간이 지남에 따라 소비자가 특정 제품에 대한 상표를 상품의 출처로 인식하여 식별이 가능하게 될 때 발생합니다. 이 경우 기업이 처음에는 등록할 수 없었을 설명적 표시 또는 약한 상표가치의 표시에도 상표권을 획득할 수 있습니다. 설명적 상표 또는 약한 상표가치의 상표는 상표법에 따라 이차적 의미를 입증하기 위해 충분히 사용된 후 미래의 어느 시점에 본 등록의 대상이 될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상표는 5년 동안 계속 다른 사람으로부터 상표 소유권자의 상표에 대한 이의 제기나 법적 문제가 없었으면 상표 소유권자의 증언으로 보조등록을 거치지 않고 본 등록에 등록이 될 수 있습니다. 만일 상표가 매우 설명적인 상표이거나 매우 약한 상표가치를 지니고 있다면 오랜 시간이 지나도 보조 등록에서 벗어날 수 없을 수 있지만, 상표에 대한 소비자의 인식, 상표의 유명성, 오랜 지속적인 광고, 광고 및 판촉에 투자한 투자비용, 광고 및 판촉물의 독특성 및 기타 이차적 의미를 보여주는 증거를 제시할 수 있다면 상표심사 변호사의 결정으로 본등록에 등록될 수 있습니다. 보조 등록에 등록됐다는 의미는 미국 특허청이 등록된 표시가 미국 연방법 아래 상표권리가 있을 수 있음을 증명한 미국 연방에 등록된 상표이며, 상표가 등록부에 나열된 제품 또는 서비스에 사용될 때 등록된 기호를 본등록에 등록된 상표와 같이 사용할 권리가 상표 소유권자에게 있음을 의미합니다. 또한 미국 특허청에 상표 신청 후 접수되는 관련 상품에 대해 혼동을 줄 수 있는 유사한 상표 등록을 본 등록과 같은 범위로 등록을 차단해 줍니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표도 본 등록에 등록된 상표와 마찬가지로 아마존 셀러가 아마존 브랜드 레지스트리에 접수를 위해 제출해야 하는 연방 상표등록 증명으로 유효합니다. 보조 등록은 본 등록에 등록된 상표에 부여되는 상표 소유권 및 배타적 권리 또는 상표의 상표기능에 대한 미국 특허청의 심사를 통한 권리는 부여받지 않습니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표는 위조 제품에 관한 연방 상표법을 사용할 수 없으며, 미국 세관에 등록해 혼동상표 사용 또는 위조 제품 수입을 세관에서 중단하는 데 사용할 수 없습니다. ▶문의: (213)389-3777, park@parklaw.com 존 박 / 박 로펌 변호사지식 재산권 상표 보조 혼동상표 사용 상표 소유권자 상표심사 변호사

[지식 재산권] 한국 기업의 미국 상표 출원 유의사항

코로나19 팬데믹이 불러온 큰 변화 중 하나는 바로 전자상거래 시장의 대폭적인 성장으로 꼽을 수 있다. 이에 한국 기업이 미국에서 상표를 출원할 때 유의해야 할 점에 대해서 알아보겠다. 먼저, 상품(서비스)과 상품류이다. 기업에서는 상표가 결정된 이후 해당 상표를 사용하여 판매할 상품(서비스)과 포함된 상품류를 지정해서 출원해야 한다. 종종 기업들이 상표권을 통하여 해당 단어에 대한 모든 독점권을 갖는다고 오해하는데 상표 등록은 단어 자체에 대한 권리가 아닌 지정된 상품에 제한된 권리이다. 상품류는 총 45개로 상품은 1~34류, 서비스업은 35~45류로 구분된다. 간혹 기업들이 온라인에서 상품을 판매하기 위해 35류로 상표를 출원하는 경우가 있다. 35류는 홍보, 사무실 기능, 도소매, 중개, 판매대행 서비스를 포함한 류로 미국에서 해당 서비스를 직접 제공할 경우에만 적합하다. 만약 아마존이나 이베이 등의 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 판매할 경우, 판매하는 상품의 상품류를 지정해야 하며 35류에 대한 출원은 불필요하다. 정확한 상품(서비스)과 상품류를 지정하지 못할 경우 심사관의 OA가 발부되며 OA 대응을 위해서는 추가적인 비용이 발생하기에 출원 시 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 다음은 상표 사용이다. 많은 기업이 상표의 보호 범위를 늘리기 위해 한국에서처럼 최대한 많은 품목을 지정하여 상표 출원을 시도한다. 하지만 미국에서 상표를 출원하기 위해서는 반드시 실제로 상표를 사용하여 상품(서비스)을 판매해야 한다. 상표 등록을 위해서는 사용실적서를 제출해야 하는데 출원된 상표가 지정한 상품(서비스)에 사용되는 사진 등이 되겠으며 제출할 수 있는 자료로는 상품 사진, 패키징, 라벨, 태그 등이 있다. 해외 등록 상표를 기반으로 출원할 경우 사용실적서 제출 없이도 등록이 가능하지만, 등록 후 5~6년 차에 증거자료를 제출해야 한다. 마지막으로 상표 선정이다. 기업이 선택하는 모든 상표가 미국에 등록될 수 있는 것은 아니다. 식별력이 약한 상표는 등록이 불가하다. 예를 들어, 커피를 판매하면서 'Coffee'라는 상표를 사용할 경우 상표가 제품을 그대로 지칭하는 단어로 상표 등록이 불가하며, 신발의 상표로 'Good Shoes'를 사용할 경우 상품을 묘사하는 단어로 구성되어 부기록부에만 등록이 가능하다. 임의적인 단어 또는 Google이나 Exxon과 같이 창작된 단어는 식별력이 강하여 상표로 사용하기 좋겠다. 단, 아무리 식별력이 강해도 타기업이 이미 유사한 상표를 출원한 경우 등록이 불가하다. 두 상표가 유사하고 소비자가 상품이나 서비스가 동일한 출처에서 왔다고 생각할 수 있을 경우 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있다고 판단된다. 상표의 외관뿐만 아니라 소리, 전체적인 임프레션을 보고 유사상표 여부를 판단하기 때문에 등록 가능성을 높이기 위해서는 사전에 유사한 상표가 있는지 검색하는 것이 바람직하다. 미국 상표법을 준수하면서 기업의 이미지를 대표할 수 있는 좋은 상표를 선정하는 것이 매우 중요하겠다. ▶문의:(323)954-9500 ext.142 김 바바라 / KOTRA LA IP DESK 변호사지식 재산권 미국 유의사항 상표 출원 유사상표 여부 상표 등록

[지식 재산권] 온라인 셀러 대상 상표 침해 소송

2018년부터 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 대상으로 일리노이 북부 지방법원에 제기되는 상표 침해 소송에 대한 지원 문의가 접수되고 있다. 본 상표 침해는 Mass Counterfeiting cases라고 불리는데 이베이나 엣지, 위시 등의 온라인 상거래 플랫폼에서 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 하나의 상표 침해 소송에 단체로 피고로 적격하여 소송을 제기하는 것을 말한다. Mass Counterfeiting 소송은 지금 미국 지재권 분야에서는 핫이슈이다. 이러한 소송은 2015년에는 전체 상표 소송의 3%에 불과하였으나, 2020년에는 총 592건을 기록하며 전체 상표 소송의 16%를 차지하게 되었다. 이러한 특정한 형태의 상표 소송이 전체 상표 소송의 엄청난 부분을 차지하고 있다. Mass Counterfeiting 소송이 가장 활발하게 일어나는 지역은 일리노이 북부 지방법원이다. 다른 법원에서도 조금씩 소송이 제기되고 있으나 일리노이 북부 지방 법원에는 2020년까지 총 1475건이 접수돼 대부분의 Mass Counterfeiting이 접수된 것으로 기록되었다. 이렇게 나날이 늘어나는 Mass Counterfeiting 소송에 걸리지 않기 위해서는 어떻게 해야 할까? 온라인에서 판매하는 제품은 반드시 정품이어야 한다. 온라인에서 판매하는 제품은 정식 유통업체 또는 정식 소매점에서 구매하여야 하며 정품을 구매한 경우에는 추후 상표 소송에 걸렸을 경우 정품임을 증빙할 수 있도록 반드시 영수증을 보관하여야 한다. 주의하여야 할 것은 알리바바나 알리익스프레스에서 100% 정품이라며 판매하는 제품들은 대부분 정품이 아닐 수 있다. 지난 수년간 해당 사이트에서 정품이라고 하여 제품을 구매한 뒤 상표 침해 소송에 걸린 우리 기업들이 해당 알리바바나 알리 익스프레스 셀러에게 소송에 걸렸으므로 정품 증빙 서류를 보내 달라고 요청하였을 때 연락이 온 판매처는 단 한 곳도 없다. 만약 이러한 사이트에서 구매할 계획이 있는 기업은 미리 정품임을 확인하고 해당 서류를 보유한 뒤 구매를 하는 것이 좋겠다. 또 다른 방법은 상표권자에게 정식으로 라이선스를 받는 경우이다. 의외로 많은 상표권자가 자신들의 상표에 대해 라이선스를 주는 것에 동의한다. 유명 상표의 경우는 웹사이트 등에서 라이선스를 원하는 기업이 어떻게 연락을 취해야 하는지를 안내하기도 한다. 또는 상표청에서 찾을 수 있는 주소를 활용하여 직접 상표권자에게 라이선스 문의를 취해봐도 되겠다. 마지막으로 유의해야 할 사항은 최근 사용되는 ‘온라인 쇼핑몰 통합 관리 시스템’이라는 것이다. 이는 위시 등의 쇼핑몰에 한국의 쿠팡 및 지마켓 등에 판매되는 제품을 일괄 리스팅하는 것인데, 기업 입장에서는 수월하게 몇만개의 제품을 리스팅할 수 있다. 그러나 이러한 대량 등록 프로그램을 사용할 경우, 자신이 판매하고자 하는 제품이 미국에 등록된 타인의 상표인지가 확인이 되지 않은 채 그대로 등록시키고 있어 해당 프로그램을 사용한 우리 기업들이 몇 주 간격으로 3차례의 상표 침해 소송을 당하는 것을 보았다. 해당 프로그램을 이용하는 것은 많은 위험성이 있으므로 사용이 지양되어야 할 것으로 생각된다. 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑이 선호되며 2019년에 비해 2020년의 온라인 판매는 32.5% 늘어났고 온라인 시장은 계속된 성황을 누리고 있다. 그러나 온라인 시장이 성황을 누리는 만큼 판매자를 대상으로 하는 소송 역시 더욱 활발해질 것으로 예상한다. 우리 기업에서 정품 확인을 게을리하거나 정품이 아니라도 한 번쯤은 괜찮겠지라는 안일한 생각은 사업의 존폐를 흔드는 큰 문제로까지 번질 수 있으므로 온라인에서 제품을 판매할 때는 만전의 주의를 기울여야 함을 거듭 강조하겠다. ▶문의: (323)954-9500 (Ext. 142) 김윤정 / KOTRA LA IP 데스크 변호사지식 재산권 온라인 소송 상표 소송 온라인 셀러들 상표 침해

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